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从“益达”案看企业名称与商标权利的侵权认定


[案情]

2000年6月7日,箭牌公司经国家工商行政管理总局商标局核准取得“益达”商标注册证。 2005年前后,箭牌中国公司开始在中国市场推出多种口味的“益达”木糖醇无糖口香糖。 上述商品由箭牌中国公司通过多家大型经销商销售,并在众多媒体刊登了大量“益达”口香糖广告,对“益达”口香糖进行了广泛的宣传。 在多年的生产、销售、宣传过程中,“益达”口香糖的装潢除个别细节存在一定变化外,整体装潢的布局、装饰基本一致。 普天食品厂系2004年7月13日成立的个人独资企业,主要经营糖果制品。 其生产的“倍达”木糖醇健齿口香糖的包装装潢与“益达”类似,在瓶贴显著位置上以较为醒目的字体标注“香港益达集团监制”。 香港益达集团有限公司于2009年1月9日在香港成立。 2010年以来,普天食品厂因生产、销售的“倍达”木糖醇健齿口香糖造成市场混淆,被多地工商行政机关处罚。

[分歧]

箭牌公司在中国注册的“益达”商标具有独特显著性,其经过多年的使用及广泛的宣传推广,已在中国市场享有较高的知名度。 普天食品厂生产、销售的“倍达”木糖醇健齿口香糖的包装、装潢,与箭牌中国公司“益达”木糖醇无糖口香糖的包装、装潢基本相同,足以导致消费者误认、误购,根据反不正当竞争法第五条的规定构成不正当竞争行为,这一点基本没有争议。 但是,普天食品厂在其生产、销售的“倍达”口香糖瓶贴显著位置上以较为醒目的字体标注“香港益达集团监制”,构成侵犯注册商标专用权还是不正当竞争行为,存在不同意见:

一种意见认为,构成侵犯注册商标专用权。 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于损害他人注册商标专用权的行为。 本案中对企业的字号和注册商标文字相同、使用的商品相同没有太大争议,那么判定商标侵权的关键就是判断是否构成突出使用。 本案中的“倍达”口香糖在瓶贴显著位置上以较为醒目的字体标注“香港益达集团监制”,构成视觉反差,其目的显然是要利用“益达”商标及商品的品牌效应和良好信誉吸引消费者的注意力,促使消费者产生误认,且突出标注的内容使用了香港益达集团有限公司的简称,应认定为突出使用。 因此,普天食品厂的行为构成侵犯注册商标专用权。

另一种意见认为,构成不正当竞争行为。 最高人民法院(2004)民三他字第10号函规定,对违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的诉讼请求,可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任。 香港益达集团有限公司虽是在香港登记注册,其企业名称的取得不受我国大陆地区法律调整,但其使用该企业名称在我国大陆地区从事经营活动,必须遵守我国法律,遵循诚实信用原则。 作为同类商品的生产企业,普天食品厂在其生产的“倍达”口香糖瓶贴显著位置上以较为醒目的字体标注“香港益达集团监制”,并非存在企业字号突出使用的事实,但普天食品厂违反诚实信用原则,其行为显然出于“傍名牌”、“搭便车”的目的,应当构成不正当竞争行为。

[评析]

笔者认为普天食品厂的上述侵权行为定性为不正当竞争行为更为妥当,主要理由有两点:

一是普天食品厂在瓶贴上并非突出使用企业的字号。 普天食品厂的侵权行为与商标法第五十二条、《商标法实施条例》第五十条的规定并不吻合,因此不能适用上述法律规定将其定性为侵犯注册商标专用权的行为。 本案中香港益达集团有限公司的字号应为“益达”,普天食品厂在瓶贴上突出使用的并非“益达”,而是以较为醒目的字体标注“香港益达集团监制”,不规范地使用企业名称的简称,故普天食品厂的侵权行为并非“突出使用”企业的字号。
  
二是在商标仿冒行为的规范上,一般认为反不正当竞争法对应于商标法的规定是一种辅助与补充的关系。 商标法着重于注册商标专用权的保护,反不正当竞争法着重于对知名商标的保护。 反不正当竞争法从维护市场竞争秩序出发,防范市场混淆行为,只要权利人的商标是众所周知的,侵权人具有违反诚实信用原则,导致市场混淆的恶意,即可构成不正当竞争行为。 本案中,“益达”商标具有较高的知名度,普天食品厂作为同类的糖果生产企业,在其产品的瓶贴上突出使用“香港益达集团监制”,显然具有造成市场混淆,误导相关公众的恶意,故不宜定性为侵犯注册商标专用权行为,而应依照民法通则和反不正当竞争法的有关规定定性为不正当竞争行为。
企业字号与文字商标名称一体化更有利于实施交叉保护  
   企业字号与文字商标既有本质区别又有密切联系

  企业名称由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式组成,其中企业字号是核心,具有显著的识别和区分作用。企业名称中的字号由县级(含)以上工商机关依据《企业名称登记管理规定》分级核准注册,企业字号所有人在规定的区域和指定的行业内享有专用权。

  商标由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合以及上述诸要素的组合而成,由国家工商总局商标局依据《商标法》统一核准注册。商标注册人在全国范围内已核准注册的商标和核定使用的商品(或服务)上享有专用权。从实际情况看,在各种商标形式中,文字商标占了相当大的比重。

  由此可见,企业字号是区别不同市场主体的标志,文字商标是区别不同商品或服务来源的标志,但它们均为企业信誉和商誉的重要载体。虽然企业字号与文字商标的内涵、特点有明显不同,但二者之间存在密切联系。如果单纯从各自角度实施行政保护,容易产生局限性和权利冲突问题。

  单纯实施企业字号保护或者商标保护存在不足

  企业在设立前,需要在工商机关检索、查询,以确认申请设立的企业是否在同行业中有相同的字号名称,如果检索、查询结果符合相关要求,即可获得核准。虽然《企业名称登记管理规定》指出,对不适宜的企业字号和名称可以纠正,但并未明确规定什么样的企业字号属于不适宜,也未明确规定核准的前置程序和对企业字号核准不当的纠正程序。因此,分级登记和按行业分类(这里应当注意国民经济行业分类和商品国际分类并不完全一样)的登记办法存在一定的局限性,容易在企业字号与文字商标之间造成冲突。同时,《商标法》虽然对哪些文字可以作为商标注册作出了规定,也规定了诚实信用和保护在先权利的原则,但在实践中仍难以避免被恶意抢注商标和商标侵权现象的出现,这同样容易造成企业字号与文字商标的冲突。

  企业字号与文字商标因在形式上有着密切联系,天然存在着一定的冲突——这两种权利所指向的客体(商标或企业字号)相同,而权利的主体却不一致。这里有两种基本情形:一是将他人有一定知名度的企业字号注册为商标加以使用,引发在先登记的企业名称与在后注册的商标产生权利冲突;二是将他人具有一定知名度的商标有意作为企业名称中的字号或字号中的一部分使用,形成在先商标权与在后企业名称权的冲突。上述行为有些是历史遗留和沉淀下来的,有些是目前新出现的,但无论何种形式,现在都有愈演愈烈之势。这些冲突有些不构成侵权,有些则构成侵权。这种历史现象与现实情况的不断交叉重叠而形成的冲突,一直是我国知识产权纠纷的热点,也是法律界越来越关注的重点和难点。

  企业字号与文字商标分别由《企业名称登记管理规定》和《商标法》调整。商标是由国家工商总局商标局统一实行全国集中核定注册,企业字号由县级(含)以上工商机关分级登记注册,并且商标注册所涉及的商品国际分类与企业字号核准所涉及的国民经济行业分类尚有一定的差别,这就不可避免地造成同一文字可能由不同的企业分别作为商标或字号使用或登记注册的现象,或者出现有些企业有意将他人商标或字号作为自己企业的商标或字号进行登记注册的情况,使利用他人商标或企业字号信誉实施“傍名牌”的侵权行为成为可能。

  另外,企业字号由县级(含)以上工商机关登记核准,而商标注册的前提条件之一是必须在申请人获得营业执照后方可申请。尽管工商机关会分别帮助申请人初步查询使用与字号相同的文字商标是否可进行注册,但这种查询只是初步的。因为省级以下工商机关只能查询到国家工商总局商标局已公布的初审公告商标和已经注册的商标,而对那些正在受理(书式审查)或受理后尚未输入计算机(初审公告前)的商标则无法查询到。商标从受理到初审公告的中间期一般为3个月到6个月,初审公告之后还有3个月的异议期,此后直到拿到商标注册证又可能需要1年至2年。如此长的时间间隔,难以保证企业字号不被他人申请注册为商标。

  推动企业字号与文字商标名称一体化更有利于实施交叉保护

  申请并获得企业字号权与商标权的根本目的,是加强对知识产权和无形资产的保护。

  《企业名称登记管理规定》第三条规定,经核准登记注册的企业名称,在规定的范围内享有专用权。这里的规定范围是指在同一行政区划(无行政区划的则在全国范围内)、同一行业内不得与已登记注册的企业名称相同或近似,超出了同一区划、同一行业则不受此限。

  《商标法》第五十一条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,并且允许扩展到近似商标和类似商品上,超出了这个范围也不受保护。但企业字号与文字商标作为无形资产,都具有“一物多权”的特性,同一客体在事实上能为多个主体所占有、使用和获取收益,这就必然因二者的相互重叠而导致交叉和“互傍”问题。对于这个问题的解决,最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于《商标法》第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第四条规定,商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性),从而构成不正当竞争行为的,应当依法制止。由此可见,实现企业字号与文字商标名称一体化的整合,更有利于二者的交叉保护。因此,工商机关在企业登记工作中,应注意指导企业在设计字号和申请注册文字商标时统一考虑,尽量设计与使用同样文字的企业字号与文字商标。
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