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评析“无印良品”商标案, “在先注册”权的维护


本文摘要:商标法第31条规定的“已经使用”不限于中国大陆地区吗?北京高院扩大解释合理否?      

案例:盛能投资有限公司与商标评审委员会及第三人株式会社良品计画商标撤销行政纠纷案审理:北京市第一中级人民法院[行政判决书(2006)一中行初字第191号] 北京市高级人民法院[行政判决书〔2007〕高行终字第16号] 案情:盛能投资有限公司(简称:盛能公司)是一家注册在香港的公司,于1994年2月向商标局提出“无印良品”商标在第25类上的注册,1995年11月,...

商标法第31条规定的“已经使用”不限于中国大陆地区吗?北京高院扩大解释合理否?

案例:盛能投资有限公司与商标评审委员会及第三人株式会社良品计画商标撤销行政纠纷案

审理:北京市第一中级人民法院[行政判决书(2006)一中行初字第191号]

北京市高级人民法院[行政判决书〔2007〕高行终字第16号]

案情:盛能投资有限公司(简称:盛能公司)是一家注册在香港的公司,于1994年2月向商标局提出“无印良品”商标在第25类上的注册,1995年11月,该申请获得注册。 第三人株式会社良品计画于2000年5月针对此申请向国家商标评审委员会提出申请要求撤销盛能公司该注册。

株式会社良品计画的申请理由主要是:其与母公司在20世纪80年代就设计并使用“无印良品MUJI”,之后,该商标先后在英国、德国、日本等国家注册。 1985年,该品牌产品就进入香港市场,1991年开设“无印良品MUJI”专卖店,1993年开设三家专卖店,1991年开始将“无印良品MUJI”在香港进行了广泛注册,包括第25类在内。 株式会社良品计画认为,盛能公司1994年申请注册“无印良品”商标,违反了《商标法》第三十一条、第四十一条第一款的规定,依法应该撤销。

商标评审委员会认为:申请人依据现行《商标法》第三十一条所提争议理由不能成立。 商标评审委员会依据《商标法》第四十一条第一款等规定,申请人在注册和使用争议商标时有主观恶意,已经构成《商标法》第四十一条第一款所述“以其他不正当手段取得注册”,裁定撤销了盛能公司的商标注册。

一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

二审北京高级法院判决认为:《商标法》第三十一条,“申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,不正当手段,主要是指争议商标注册人在主观上具有盗用他人商标的市场信誉进行不正当竞争的恶意。 该条款的目的在于禁止恶意抢注,被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件。 ……盛能公司以不正当手段抢先注册了株式会社良品计画在先使用并有一定影响的未注册商标,盛能公司注册的“无印良品”商标应予撤销。 商标评审委员会和一审法院适用《商标法》第四十一条第一款不妥。

相关法规

《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《商标法》第四十一条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。 ……

案例评析

“无印良品”案,商标评审委员会及一审法院都是依据《商标法》第四十一条第一款作出的裁判,北京高级法院虽然维持了一审判决,但却明确表示原审适用该条款判决是错误的。 那么,以“欺骗手段或其他不正当手段”究竟应作何理解,什么情况下才可以适用这一款规定?

对于这个问题,商标评审委于2006年10月在九华山庄召开的专家咨询会议[[ii]]予以了专门讨论。 纪要认为,在《商标法》于2001年实施后的很长时间内,商评委一直没有将该条作为实体条款适用,但实践中出现一些依据《商标法》第十三条、十五条、三十一条无法制止的不正当注册行为,为了制止这些恶劣的不正当注册,商评委开始谨慎的适用该条款,并且规定凡适用该条款一律须经商评委委务会讨论。 在这次会议上,商评委再次提出,对于不正当注册行为,应当优先适用其他条款,在无法适用其他条款时,可以适用该四十一条第一款但必须严格谨慎。 很显然,从商评委有关“无印良品”案的裁决也可看出,商评委是主张将第四十一条第一款作为实体条款适用的。 但是,北京高级法院显然并不支持这一观点。 北京高院认为,商标法第41条第1款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”涉及的是损害公共秩序或者公共利益的行为,商标评审委以争议商标的注册损害奥星公司的权益为由,依据该款撤销争议商标是错误的。 显然,北京高级法院的观点是,《商标法》第四十一条第一款只能适用于损害公共利益的案件中,恶意注册他人在先使用的商标等损害他人相对利益的案件是不能适用该条款的。

我认为,我国的商标制度系以先注册为原则,对于未注册商标的保护,对于“不正当注册”的纠正均应注意限度,否则,等于是否定了先注册这一基本商标制度。 北京高院的观点是正确的,首先,《商标法》第四十一条第一款当中,与“以欺骗手段或者其他不正当手段”并列的是第十条、第十一条、第十二条,这几条均是有关损害公共利益的规定;其次,适用第四十一条第一款规定,任何人均可提出撤销申请且没有期限限制,而四十一条第二款则限于利害关系人并且一般须于五年内提出,这显然是出于对公共利益的保护与相对利益的保护在强度上的差异。

根据商标法第三十一条的规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 对于他人在先使用并有一定影响的商标,是否要求该使用必须是在中国大陆地区,在商标实践中存在较大争议。 商标评审委员会认为,“一般理解为在中国大陆地区的在先使用”,这是我们一般意义上的、理解。 而北京高级法院则认为,“这个使用不一定要求是在大陆地区的使用”。 这个解释显然过分扩大《商标法》第三十一条的适用范围了。 因为商标是有地域性的,考虑商标的知名度时可以考量其在国外的使用情况,但是,界定是否存在“在先使用”时,完全地说“不限于中国大陆地区”,笔者认为,这个解释是有待商榷的。

法律人建议

株式会社虽然赢了诉讼,但是,他确实是付出了巨大的代价,不光是大额的律师费用,最主要还有时间成本。 因此,考虑到中国的商标权取得是以“先注册”为主,我们总是给客户建议,对于准备要进入中国市场的国外品牌,一定要尽量早得到中国先注册商标,注册一个商标不过几千元人民币,而打一个官司成本显然就大了。 “无印良品”这个例子可以看得出来,如果它早一点到中国大陆注册商标,问题可能不会这么复杂。

当然,从另一个角度看,这个例子也说明,如果商标被他人抢注,也还是有办法可以救济的,可以通过诉讼拿回来的。 有些国外客户,误以为中国的商标制度是绝对的先注册原则,认为只要晚于他人申请注册就一定没有办法,这也是错误的,是对中国商标法律制度的不了解。
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