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使用在先字号不构成侵犯注册商标专用权


——广州市高士实业有限公司诉好美家装潢建材有限公司商标专用权纠纷案

【摘要】近年来,本市法院受理不少涉及在先企业名称权与在后注册商标权冲突的案件,本期所编发的广州市高士实业有限公司诉好美家装潢建材有限公司商标专用权纠纷案中,法院从企业名称与注册商标是否在同种或类似商品上使用,在先企业名称是否构成了在后注册商标的合法在先权利,以及双方是否有违反诚实信用原则的行为等因素进行考量,据此认定“好美家”的在先字号并不侵权,其审理思路值得同类案件审理中借鉴。

【案情】

原告广州市高士实业有限公司(以下简称高士公司),是一家从事建筑装饰材料生产和销售的企业。 2003年5月14日,高士公司将“好美家”文字向国家商标局申请商标注册,2005年2月21日,国家商标局向原告颁发商标注册证,核准使用的商品为第1类。

自2008年4月起,原告发现被告好美家装潢建材有限公司(以下简称好美家公司)在其生产和销售的熟胶粉的包装盒上使用“好美家”,在《购物凭证》和发票上使用“好美家”文字。 原告认为,涉案产品与其注册商标的核定使用商品纤维素浆属于同类或类似商品,被告的行为构成商标侵权,故请求法院判令被告停止侵权行为并赔偿经济损失50万元。

被告好美家公司成立于1998年4月14日,经营范围为:销售建筑材料、五金产品、工业美术品、家具、包装材料、陶瓷制品、室内装潢、日用百货等。 自1998年成立时起,被告一直将“好美家”文字作为其企业名称中的字号使用,到2003年时营业收入已达12亿元,并一直通过各种媒体进行广泛持续地广告宣传,并在2003年底前获得诸多荣誉。

【审判】

上海市第二中级人民法院经审理认为,本案的争议焦点是被告在涉案产品包装盒和购物凭证上使用“好美家”文字是否构成了对原告涉案注册商标专用权的侵犯。 对此应从两个方面进行考量:第一,涉案产品与涉案商标核定使用的纤维素浆是否属于同种或类似商品。 通过对两种商品在功能、用途、生产部门、销售渠道和消费对象等方面的比对,不能认定两种商品构成同种或类似商品。 第二,被告是否享有合法的在先权利。 被告1998年成立时起一直将“好美家”文字作为其企业名称中的字号使用,到2003年时营业收入已达12亿元,并一直通过各种媒体进行广泛持续地广告宣传,并在2003年底前获得诸多荣誉,同时有证据表明其主观上并无与涉案商标混淆的恶意。 因此,法院确认被告享有合法的在先企业名称权,其行为不构成对原告商标权的侵犯。 据此,法院判决驳回原告诉讼请求。

原告不服提出上诉,上海市高级人民法院经过审理后判决驳回上诉、维持原判。

【评析】

一、企业名称权和注册商标权以及两种权利自身产生冲突的表现形式

企业名称由行政区划、字号、行业经营特点、组织形式四个部分依次组成,其中字号是核心,具有显著的识别和区分作用。 企业名称和商标在宣传商品来源方面具有类似的功能,因而基于企业名称和注册商标而产生的权利在实践中的冲突在所难免。 近年来,全国出现了很多企业名称权和商标权发生冲突的案例,影响较大的有北京的“同仁堂”案,南京的“张小泉”案,天津的“狗不理”案。

企业名称与注册商标以及二者自身产生的冲突,可以归纳为四种类型:

1.在后注册商标与在先注册商标的冲突

对于这种冲突,根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。 但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。 否则,便属于注册商标的争议问题,应通过商评委得到解决。 这类冲突的经典案例是曾入选《最高人民法院公报》的“梦特娇”案。 [①]该案中,被告将自己拥有的“梅蒸”(字母和图形组合)商标拆分成与原告的“Montagut与花图形”商标相似的标志使用在同类商品上,尽管“梅蒸”商标本身并不与原告商标相似,但被告的不规范使用行为仍然构成商标侵权。

2.在后企业名称与在先注册商标的冲突

对于这种冲突,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项已经给出了明确的处理原则,即以“突出使用”和容易使人产生“误认”为条件。 这类冲突的代表性案例如上海克莉丝汀食品有限公司诉苏州市克莉丝汀食品有限公司等商标侵权纠纷一案。 [②]该案中,被告将其企业名称变更为包含原告的注册商标“克莉丝汀”字样的新名称,并在经营活动中突出使用“克莉丝汀”,使相关公众产生混淆,最终被判侵权。

3.在后企业名称与在先企业名称的冲突

在这种冲突中,判断的标准也是在后企业名称与在先企业名称是否构成相同或近似,使相关公众产生混淆。 这类冲突的典型案例如天津梅兰日兰有限公司诉上海梅兰日兰电器(集团)有限公司不正当竞争纠纷案[③]。 在该案中,原告经过努力使得“梅兰日兰”字号获得较高知名度,而被告恶意地将“梅兰日兰”在后登记为企业名称中的字号,使得原告合法利益受到侵害,最终被判构成不正当竞争。

4.在后注册商标与在先企业名称的冲突

显然,本案权利冲突的类型,即属于这一种。 造成本案权利冲突发生的原因,主要在于我国目前对企业名称与商标的注册登记管理分属两个系统:商标是由国家商标局统一实行全国集中核定注册的,企业字号是分别由县级(含)以上工商行政管理局登记注册的,国家商标局与地方工商局之间难以实现信息资源共享,也无法进行交叉检索。 商标局在商标初审中并不主动审查申请注册的商标有否与在先企业名称权发生冲突,故存在大量与他人企业名称中字号相同或近似的商标被公告的情况,使得通过注册程序,“合法”使用他人字号的行为大量涌现。 [④]

二、在先企业名称权和在后注册商标权利冲突类型案件的裁判要点

(一)类似商品辨析是裁判此类案件的基础

根据《商标法》第五十二条第一款和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定,企业名称权要构成对注册商标权的侵犯,必须是在同种或类似商品上使用。 因此,同种或类似商品的判断,成为裁判此类案件的基础工作。 类似商品,依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。  例如本案中,两种需要判定的商品分别是纤维素浆和涉案产品熟胶粉。 根据国家2002年8月发布的《类似商品和服务区分表》,0116类“纸浆”类商品分类下,共有3种商品,分别是木浆、纸浆和纤维素浆,故在商标注册的商品分类中,纤维素浆类商品隶属于纸浆类商品,应主要用于制造纸类商品,是木浆和纸浆的类似商品。 而熟胶粉则是在建筑墙面处理中,与水泥用灰浆等混合使用的添加剂,起到增加粘稠度和顺滑度的作用。 用于造纸的纤维素浆的消费对象主要为专门的纸类产品生产企业,一般通过工业原料市场等专门的销售渠道进行销售;而熟胶粉的销售对象为有建筑装潢需要的企业或个人,一般通过建材超市、建材市场等销售渠道进行销售。 因此,两者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面有明显区别,相关公众不会认为两者存在特定联系并造成混淆。 由此得出结论,两种商品不构成类似商品,当然更不构成同种商品。 根据前面的分析,既然不构成同种商品,那么本案中的侵权指控,因缺乏法律根据而成为无本之木,无源之水,自然无法得到法院支持。

(二)在先权利判定是裁判此类案件的关键

经过类似商品的判断之后,如果判明不属同种或类似商品,即可确定侵权不成立;如果判明属于同种或类似商品,就要进入下一个环节,即判定在先权利。

我国《商标法》第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。 这里的在先权利一般理解为在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括企业名称权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。 其中,将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标,容易导致相关公众混淆,致使在先权利人的利益可能遭受损害的,构成对他人在先字号权的侵犯,争议商标应当不予核准注册或者予以撤销。 由此可见,当企业名称权构成对注册商标权的在先权利时,可以使后者权利状态失去稳定,成为撤销后者的原因(商标注册满5年除外),当然更可以成为应对商标侵权指控的抗辩事由。 但是,法官在对在先权利是否成立形成心证时,必须充分考虑字号的知名程度,因为知名程度不但是权利在先成立的一个事实证明,也能使在先权利得到优先保护在法益平衡方面获得正当性依据。

我国《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定,擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品的行为,构成不正当竞争行为。 另根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。 概言之,当注册商标与在先成立的字号相同时,若字号具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉并且二者能构成混淆,则在先字号可以得到《反不正当竞争法》的保护;反之,当企业名称中的字号不构成知名字号时,不但无法根据《反不正当竞争法》第五条获得保护,而且因为法益权重不足而难以援引《商标法》第三十一条中的在先权利进行抗辩。 因此,必须对字号的市场知名度进行充分考察。 建立在这种考察基础之上的裁判,才能获得较大的稳定性。 例如在本案中,经法院查明,被告好美家公司自1998年成立时起就登记使用“好美家”字号作为企业名称,早于原告注册“好美家”商标的2003年。 在原告注册商标前,被告已经在全国拥有20余家子公司,营业收入自1999年起持续大幅增加,到2003年营业收入已达12亿元,广告费用的投入也是逐年大幅增加,同时,也获得了全国范围内的各种荣誉和奖励。 种种事实,无可辩驳地使得法官形成被告享有合法在先企业名称权的自由心证。 在先权利的确立,使得本案原告的诉讼请求更加没有事实基础。

(三)诚实信用考察是裁判此类案件的补充

适用诚实信用原则解决企业名称权与注册商标权冲突,就是要审查权利人是否遵循公平竞争原则,是否不正当利用在他人的商誉进行竞争。 因此,诚信考察作为此类案件的一个重要补充,具有不可忽视的参考价值。 本案中,原告方面,经法院调查,原告除注册过“好美家”商标外,还注册过“高士”、“红3A”、“得事利”、“快图美”、“时利”、“快能达”、“立能达”、“荔宝”、“富美家”、“拜高”、“快涂美”、“高师傅”、“力帆”、“百事达”等商标,其中不乏有他人的知名商标或商号。 被告方面,经法院调查,被告在其涉案产品的包装盒上使用“好美家”字样的同时,还注明了被告的企业名称和公司的地址、电话等,使相关公众在选购被告产品时能知晓所购产品与被告的联系,因此,被告在主观上与涉案商标混淆的恶意不难得到排除。 综合对双方的诚实信用的考察,可以对本案的裁判得出有价值的补充。
字号名称是否应予核准登记?  
  
  案情

  2012年2月9日,当事人A市祥云食品厂向当地工商局申请“A市陈克明食品厂”名称变更登记。经查实,该企业执行事务合伙人提交的姓名使用授权书上的签名、居民身份证上登记的姓名与营业执照登记的执行事务合伙人是同一自然人陈克明,该姓名系其出生时户籍登记的本名,沿用至今。此外,该厂的经营范围包括面条加工,产品上依法标注了企业的厂名、厂址和祥云商标(此商标没有申请注册),产品只在A市流通。

  经查,陈克明CKM及图是克明面业股份有限公司使用在第30类面条商品上的注册商标,该商标最初申请时间为1994年5月3日,2006年2月22日续展成功,2007年被认定为驰名商标。

  争议

  对于当事人的申请事项是否应予以核准,登记机关的工作人员存在不同意见。

  第一种意见认为,根据《企业名称登记管理实施办法》第十五条的规定,当事人可以使用自然人或投资人的姓名作为企业字号,如果申请材料齐全,符合法定形式,登记机关应根据《合伙企业登记管理办法》第二十条的规定,依法予以变更登记。

  第二种意见认为,当事人申请的“A市陈克明食品厂”企业名称中的“陈克明”字号,与克明面业股份有限公司的陈克明CKM及图商标中的“陈克明”文字一致,可能引起相关公众误认。根据《企业名称登记管理规定》第九条第(二)项和《驰名商标认定和保护规定》第十三条的规定,应不予变更登记。

  分析

  (一)当事人在商业活动中将其执行事务合伙人的姓名作为企业名称的字号有法可依,属正当使用。

  第一,《民法通则》第九十九条第一款规定,公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。本案当事人在产品上使用了自己的厂名、厂址和祥云商标,且所申请的字号“陈克明”是该企业执行事务合伙人的本名,并有其签署的姓名使用授权书,故不存在盗用、假冒克明面业股份有限公司或其创始人陈克明的名义的动机与事实。

  第二,根据《企业名称登记管理规定》第十条第三款和《企业名称登记管理实施办法》第十五条的规定,当事人可以使用其投资人的姓名作为企业字号。本案当事人的执行事务合伙人的姓名就是“陈克明”,且在其申请的“A市陈克明食品厂”名称中冠以A市行政区划,不存在《企业名称登记管理规定》第九条第(二)项所指的“可能对公众造成欺骗或者误解”的情形。

  (二)制止在后企业名称侵犯在先注册商标专用权行为,应以在后企业名称所有人的行为是否存在主观恶意和足以造成混淆误认为判定标准。

  在现实生活中,有的民事主体故意在企业名称中突出使用他人的文字注册商标或组合商标中的文字,破坏诚实信用原则。因此,《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(工商标字〔1999〕第81号)第四条规定,商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆,从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第一条第(一)项进一步明确,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于《商标法》第五十二条第(五)项规定的“给他人注册商标专用权造成其他损害的”行为。据此,有人认为,只要在后企业名称的字号与在先注册商标的文字相同或近似,就应当予以制止。笔者认为如此推断于理不合,对本案当事人有失公允。理由是:

  1.当事人使用“陈克明”字号并无主观恶意。首先,当事人与克明面业股份有限公司不在同一行政区划内,且其产品只在A市流通。其次,当事人申请的企业名称中冠用了A市行政区划,在商业活动中若无突出使用“陈克明”字号的行为,应属善意使用。最后,当事人在产品上使用了自己的厂名、厂址和祥云商标,且该企业执行事务合伙人出生时户籍登记的姓名就是陈克明,沿用至今,主观上并无攀附知名企业之意。

  2.判断在后企业名称是否与在先注册商标发生混淆,要以包括相关消费者和经营者的公众的一般注意力为标准。笔者认为,当事人将“陈克明”作为字号纳入企业名称中,不足以引起相关公众的混淆误认,例如认为克明面业股份有限公司与当事人间存在某种联系。当事人申请的“A市陈克明食品厂”企业名称与克明面业股份有限公司的名称有3点区别:一是行政区划不同,当事人冠用了行政区划,对方没有;二是企业类型不同,当事人是合伙企业,对方是股份有限公司;三是名称称谓及经营行业不同,当事人是兼营面条加工的食品厂,对方是面业股份有限公司。

  此外,当事人申请的企业名称“A市陈克明食品厂”与克明面业股份有限公司注册的陈克明CKM及图商标只是“陈克明”文字一致,并无其他相同或近似部分。当事人使用的商标是祥云,若未在产品上或商业活动中突出使用陈克明字号,应属正当。

  根据上述事实,参考最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)第九条的规定,笔者认为,当事人使用“陈克明”字号不足以使相关公众对商品来源产生误认,或者使相关公众认为当事人与克明面业股份有限公司之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系。同时,当事人的行为也不足以使相关公众认为当事人申请的企业名称与陈克明CKM及图驰名商标具有相当程度的联系,而减弱该驰名商标的显著性、贬损其市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉。因此,当事人申请使用“A市陈克明食品厂”企业名称并不属于《商标法》第十三条第一款规定的“容易导致混淆”和该法第十三条第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形。

  综上所述,笔者同意第一种意见。□朱立新

  相关链接

  《企业名称登记管理规定》

  第九条 企业名称不得含有下列内容和文字:

  (一)有损于国家、社会公共利益的;

  (二)可能对公众造成欺骗或者误解的;

  (三)外国国家(地区)名称、国际组织名称;

  (四)政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号;

  (五)汉语拼音字母(外文名称中使用的除外)、数字;

  (六)其他法律、行政法规规定禁止的。

  第十条 企业可以选择字号。字号应当由两个以上的字组成。

  企业有正当理由可以使用本地或者异地地名作字号,但不得使用县以上行政区划名称作字号。

  私营企业可以使用投资人姓名作字号。

  《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》

  第九条 足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆”。

  足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。
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